Tajemnica przedsiębiorstwa a know-how

Za każdym start-upem stoi wiedza techniczna i pomysł, np. na wynalazek, będący ważną, jeśli nie kluczową, częścią projektu. Przedsiębiorca, z pewnością, nie chce, aby konkurencja znalazła się w posiadaniu tych informacji. Jakie kroki prawne należy więc podjąć? Z pomocą przychodzą dwa pojęcia – instytucje prawne: tajemnica przedsiębiorstwa oraz know-how.

Pierwszy termin został wprowadzony ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), gdzie definicja została podana w art. 11 ust. 4: „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. Natomiast w prawie międzynarodowym, wiążącym Polskę od 1995 roku, tajemnica przedsiębiorstwa jako informacja nieujawniona może być objęta ochroną w świetle Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej – TRIPS (Umowa międzynarodowa Wielostronna z dnia 15 kwietnia 1994 r. – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. Marakesz. 1994.04.15. (Dz. U. UE. L. z 1994 r. Nr 336, str. 214 z późn. zm.) w jego Sekcji 7 art. 39 ustęp 2, który stanowi, że „Osoby fizyczne i prawne będą miały możliwość zapobiegania temu, aby informacje pozostające w sposób zgodny z prawem pod ich kontrolą nie zostały ujawnione, nabyte lub użyte bez ich zgody przez innych, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, tak długo, jak takie informacje:

(a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji;

(b) mają wartość handlową dlatego, że są poufne; i

(c) poddane zostały przez osobę, pod której legalną kontrolą informacje te pozostają, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności”.

Według powyższego, tajemnicą przedsiębiorstwa mogą więc być informacje, które są poufne, nieznane przez osoby ze środowiska, w którym używa się tego typu informacji oraz które muszą posiadać wartość gospodarczą. Warto więc zabezpieczyć takie informacje poprzez sporządzenie umowy o zachowaniu poufności, która, w przypadku naruszenia, będzie wzmocnieniem naszej argumentacji.

Termin „know-how” w prawie unijnym i polskim

Know-how to konkretna wiedza techniczna z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś. Termin ten występuje w polskim prawie w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), gdzie art. 5a ust. 34 lit. c wskazuje definicję know-how w sposób następujący: „równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how)” oraz w art. 29 ust. 1 pkt 1: „(…) informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)”. W aktach międzynarodowych definicja know-how zawarta jest w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 93, str. 17)) a wcześniej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 772/2004 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 123, str. 11)). Artykuł 1 ustęp 1 punkt i) wskazuje definicję know-how jako: „pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

1. niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,

2. istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową, i

3. zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności.”

Mając na uwadze definicje tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how można stwierdzić, że są to pojęcia podobne, ale nie tożsame, ponieważ know-how to np. bazy danych, receptury, strategie, z kolei, tajemnica przedsiębiorstwa obejmuje swoim zakresem know-how, a także np. informacje o zobowiązaniach firmy, budżety, prognozy, raporty finansowe firmy. Skoro know-how jest częścią tajemnicy przedsiębiorstwa, to chroni się je według tych samych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ochrona własności intelektualnej

Podczas tworzenia „budżetu” start-upu należy część środków z góry uwzględnić na ochronę własności intelektualnej. Warto o tym pamiętać, ponieważ dla części założycieli start-upów jest to postrzegane jako zbędny wydatek, którego poniesienie na początku działalności nie jest konieczne. Zamiast tego, można, przykładowo, więcej pieniędzy przeznaczyć na tworzenie wynalazku. Myślenie w ten sposób może „prowadzić do zguby”, ponieważ co nam z wynalazku, skoro ktoś inny już wcześniej takie rozwiązanie opatentował? Jak wyjaśnimy inwestorom, którzy finansowali nasze prace badawcze, że nie sprawdziliśmy, czy już ktoś nie wpadł na taki pomysł. Prawo przewiduje różne sposoby ochrony własności intelektualnej. Poniżej zostały przedstawione niektóre z nich.

Prawo patentowe

Jedną z metod ochrony jest uzyskanie patentu na wynalazek. Patent można otrzymać na wynalazek posiadający zdolność patentową. W prawie polskim kwestia ta jest wyjaśniona w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.). Artykuł 24 cytowanej ustawy stanowi, że: „Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”. Następnie w artykule 28 tejże ustawy podany jest katalog otwarty rozwiązań, które nie mogą być uznane za wynalazki w świetle prawa polskiego. Z kolei, w artykule 29 tejże ustawy znajdują się dalsze wyłączenia rozwiązań, które, co prawda, wynalazkami są, ale nie mogą otrzymać ochrony, albo rozwiązania, co do których ustawodawca nie przesądza czy stanowią one wynalazki, czy też nie, ale w przypadku, gdyby wynalazkami były, nie mogą być przedmiotem patentu. Należy także wskazać, że w wykładni powyższych przepisów istotną rolę odgrywa polskie orzecznictwo.

Wyszehradzki Instytut Patentowy – tańsze zgłoszenie wynalazku

W zależności od strategii start-upu, wynalazek może być chroniony na terenie Europy, na skalę światową, albo tylko w Polsce. Istnieją trzy procedury uzyskania patentu: procedura krajowa, procedura na podstawie Układu o współpracy patentowej (PCT), oraz procedury uzyskania patentu europejskiego. W pierwszym przypadku, uzyskujemy ochronę na terenie danego kraju, w którym procedura ma miejsce, drugi sposób pozwala na otrzymanie ochrony międzynarodowej i składa się z dwóch faz: międzynarodowej i krajowej. W tym miejscu warto nadmienić, że w fazie międzynarodowej, w której zgłoszenie poddawane jest badaniom formalnym przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań, zgłaszający z Polski, Słowacji, Węgier i Czech mają możliwość wybrania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jako Międzynarodowego Organu Poszukiwań, dzięki czemu koszty związane ze zgłoszeniem wynalazku mogą zmniejszyć się o 40%.

Okres ochrony patentowej może trwać maksymalnie 20 lat. Przez ten czas mamy prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 Prawo własności przemysłowej). Ponadto, art. 66 tejże ustawy wskazuje czynności, które są zabronione osobom trzecim, gdy uzyskamy patent: „Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na: 1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub 2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem”. Prawa, jakie otrzymujemy wraz z uzyskaniem ochrony na rozwiązania tworzą przewagę nad konkurencją oraz zapewniają korzyści finansowe (w przypadku udzielenia licencji), a także stanowią potwierdzenie wartości przedsiębiorstwa dla potencjalnych inwestorów.

Wynalazki biotechnologiczne

Znaczenie biotechnologii w życiu codziennym wzrasta z dnia na dzień. Celem biotechnologii jest m.in. poprawa działania służby zdrowia (roboty medyczne) oraz standardów życia (sztuczne organy, protezy). Nie dziwi więc, że wynalazki biotechnologiczne zostały uregulowane w przepisach szczególnych w Prawie własności przemysłowej. I tak, artykuł 93¹ Prawa Własności Przemysłowej podaje definicję wynalazku biotechnologicznego: „rozumie się przez to wynalazek w rozumieniu art. 24 Prawa Własności Przemysłowej, dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany”. Zwrócić uwagę na te przepisy powinny, w szczególności, start-upy produkujące tego typu wynalazki, jak na przykład działający na rynku start-up, w ramach którego tworzy się biodegradowalny, uniwersalny nośnik leków przeciwnowotworowych lub też start-up, który zajmuje się odczytywaniem i interpretacją informacji zawartych w ludzkim genomie.

Prawo autorskie

Prawo autorskie będzie miało zastosowanie przy ochronie wszelkiego rodzaju oprogramowania, np. medycznego. W art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) programy komputerowe zostały wymienione jako przedmiot prawa autorskiego. Podobnie jak wynalazki biotechnologiczne, software objęty jest szczególnymi regulacjami, tyle że zawartymi w prawie autorskim, a nie w prawie własności przemysłowej (jak w przypadku rozwiązań w biotechnologii). Według artykułu 74 ustęp 1 prawa autorskiego: „programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej”. Warto pamiętać, że jako program komputerowy chronimy tylko kod źródłowy programu komputerowego. Cała reszta, tj. interfejs, układ strony itd. podlegają ochronie jako odrębne przedmioty. Z przepisami prawa autorskiego powinni się zapoznać, w szczególności, twórcy polskich start-upów oferujących software, jak na przykład – rozwiązanie software stanowiące przenośny spirometr, połączony z aplikacją w smartfonie, który umożliwia stałe monitorowanie funkcji układu oddechowego przez osoby chore na astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czy też polskie start-upy z zakresu tworzenia rozwiązań informatycznych dla medycyny (np. radiologii).

Stworzenie start-upu wiąże się z szeregiem zagadnień i dylematów prawnych, z którymi założyciel musi się zmierzyć. Oprócz konieczności pozyskania środków na realizację projektu, należy zastanowić się jaki typ ochrony prawnej wybrać dla danego rozwiązania. Nie jest to łatwy wybór, ponieważ od rodzaju ochrony zależeć będzie długość jej obowiązywania, koszty procedur związanych z jej pozyskaniem, a także sposób zarabiania na gotowym produkcie.

Autor artykułu: Kamil Trzaskoś - prawnik (specjalizacja: prawo IT i prawo własności przemysłowej) z kancelarii KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI – SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Krakowie, specjalizującej się w sprawach transgranicznych (cross border) oraz obsłudze firm branży life science i IT, omawia start-upy, różnice między tajemnicą przedsiębiorstwa, a know-how oraz ich wartość dla firmy, ochronę własności intelektualnej, znaczenie prawa patentowego dla start-upów, ochronę wynalazków biotechnologicznych, prawa autorskie, zdolność patentową wynalazków, ochronę rozwiązań IT, procedury uzyskania patentu oraz prawa wynikające z patentu.