Pani dr Agnieszka Żebrowska-Kucharczyk, kierownik działu patentów i rzecznik patentowy, specjalizująca się w zgłoszeniach patentowych z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii, a także w uzyskiwaniu SPC oraz dr inż. Marek Bury, rzecznik patentowy - przedstawiciele Kancelarii patentowej Patpol - w rozmowie z naszym portalem omawiają tematykę wynalazków biotechnologicznych w Polsce i opowiadają o różnych aspektach systemu jednolitej ochrony patentowej.

Biotechnologia.pl: Czy w Polsce można uzyskać patent na wynalazek biotechnologiczny?

TAK. Wynalazki biotechnologiczne stanowią szczególną kategorię rozwiązań o charakterze technicznym, na które może być udzielona ochrona patentowa. Warunkiem jej uzyskania jest oczywiście spełnianie zadanych ustawowo i tożsamych dla wszystkich wymogów stanowiących, że wynalazek może uzyskać ochronę wówczas, gdy jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Czy pojęcie „wynalazku biotechnologicznego” jest odpowiednio uregulowane w polskim prawie? Jak to się ma to prawa europejskiego?

Pojęcie wynalazku biotechnologicznego zostało wprowadzone do polskich przepisów - ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) (pwp) – wraz z implementacją Dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. Zgodnie z celem przewidzianym dla takiego aktu prawa zobowiązującego prawodawców Państw Członkowskich do wprowadzenia określonych regulacji prawnych umożliwiających osiągnięcie wspólnego i ujednoliconego stanu rzeczy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynalazek biotechnologiczny jest określony jako wytwór składający się z materiału biologicznego lub zawierający taki materiał albo sposób, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany,

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się w szczególności wynalazki:

1) stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze;

2) stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego; oraz

3) dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt.

Istotne jest również to, aby zgłoszenie wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji genu ujawniało ich przemysłowe zastosowanie.

 Za wynalazek biotechnologiczny nie uważa się natomiast ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.

Mając powyższe na uwadze należy więc z całą stanowczością stwierdzić, że  pojęcie wynalazku biotechnologicznego zostało zdefiniowane w przepisach krajowych odpowiednio. Wynalazek z żadnej innej dziedziny techniki nie doczekał się tak dokładnej definicji zapisanej w przepisach ustawy pwp.

W jakiej sytuacji wynalazca nie może otrzymać patentu na wynalazek biotechnologiczny?

Podobnie, jak w przypadku rozwiązań z innych dziedzin techniki ochrona patentowa nie zostanie przyznana na wynalazek biotechnologiczny wówczas, gdy nie ma on zdolności patentowej, to jest nie spełnia wymienionych powyżej przesłanek nowości, nieoczywistości lub nie nadaje się do stosowania przemysłowego.

Jednakże, analogicznie jak ustawa pwp wprowadziła bardzo szczegółową specyfikację odnośnie pozytywnych uprawnień przyznawanych na rozwiązania biotechnologiczne to równie wyczerpująco  sprecyzowała  zapisy definiujące katalog włączeń spod ochrony dla wynalazków w tej dziedzinie. Zgodnie z ustawą, patenty nie są udzielane na odkrycia i teorie naukowe, na sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Podczas, gdy pierwsze trzy spośród wymienionych kategorie nie pozostawiają wątpliwości interpretacyjnych, to ostatnie z wyłączeń zdefiniowane zostało pojęciem nieostrym wymagającym zastosowania dalszej wykładni. Wychodząc temu naprzeciw prawodawcy ujęli w przepisach pwp zapisy jednoznacznie wskazujące, że za wynalazki biotechniczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, lub moralnością publiczną, uważa się w szczególności:

1) sposoby klonowania ludzi;

2) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka;

3) stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych; oraz

4) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia, oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów. 

Katalog ten, jednak, nie jest katalogiem zamkniętym. Dlatego też nie można przyjąć arbitralnie, że wszystkie pozostałe rozwiązania techniczne nie naruszają tego przepisu. W praktyce jednakże Urząd Patentowy PR podobnie jak i inne europejskie Urzędy  rzadko odwołuje się do klauzuli generalnej stanowiąc, że nie posiada on odpowiednich uprawnień do wyrażania ocen moralnych i stania na straży porządku publicznego.

W Europie wciąż trwa dyskusja nad zasadnością wprowadzenia systemu jednolitej ochrony patentowej. Co jest takiego złego w tym systemie? Jakie są jego główne wady? 

Proponowany system jednolitej ochrony patentowej jest jednolity tylko z nazwy. Stanowi  on bowiem próbę wprowadzenia w ramach europejskiego systemu patentowego konkurującego pod względem terytorialnego zakresu ochrony z systemem USA. Jednak w proponowanym europejskim systemie „jednolitym” mają obowiązywać równolegle trzy różne języki urzędowe: angielski, niemiecki i francuski. Już ta okoliczność sprawia, że system ten nie wydaje się jednolity, gdyż wręcz przeciwnie, różnicuje Państwa członkowskie ze względu na obowiązujące w danym kraju języki urzędowe. Ponadto, zaproponowane w aktualnym kształcie rozwiązanie jest rozwiązaniem drogim i brak jest uzasadnienia dla jego utrzymywania. „Jednolity” system patentowy jest umocowany w konwencji o patencie europejskim, której sygnatariuszami są również kraje spoza UE, takie jak np. Turcja. Ponieważ nowy „jednolity” system patentowy dotyczy tylko krajów członkowskich UE, z wyłączeniem tych, które na dziś dzień zaprezentowały odmienne stanowisko tak jak Polska, Hiszpania i Włochy, to w istocie wprowadza niejednolitość do obecnie obowiązującego systemu.

Do głównych wad patentu „jednolitego” z punktu widzenia Polski należy zaliczyć:

• trudniejszą pozycję polskich podmiotów w stosunku do niemieckich bądź francuskich konkurentów nie tylko z uwagi na fakt znacznie bardziej rozwiniętej gospodarki innowacyjnej w tych krajach skutkującej wielokrotnie zwiększoną w porównaniu do polskich podmiotów liczbą zgłoszeń do EPO uzyskujących ochronę pochodzących od tych podmiotów, lecz również z uwagi na możliwość posługiwania się przez  te podmioty językiem ojczystym nie tylko podczas postępowania przed EPO oraz przed „jednolitnym” sądem patentowym zarówno oddziałem centralnym w Paryżu jak i  jest ukierunkowanymi na sekcje tematyczne oddziałami w Londynie (chemia, podstawowe potrzeby ludzkie) i Monachium (mechanika i elektrotechnika). Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy mieliby nie tylko dalej i drożej, lecz również trudniej z uwagi na konieczność dochodzenia swoich praw w języku obcym.
• relatywnie niewielką część przedsiębiorców zgłaszających przed EPO, którzy na dziś dzień prowadzą działalność na całym obszarze UE. Zgodnie z aktualnym stanem większość patentów udzielanych w procedurze regionalnej przez EPO jest walidowana w 3 do 5 krajach. Wymuszone systemem „jednolitej” ochrony objęcie patentem całego obszaru UE sprzyja powstawaniu monopoli patentowych, które znacznie zwiększają ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy potencjalnie mogliby te prawa wyłączne zdefiniowane w języku postępowania niejednokrotnie niepokrywający się z językiem ojczystym Przedsiębiorców naruszyć.
• znacznie większą liczbę zgłaszających w postępowaniu przed EPO spoza UE w porównaniu do podmiotów mających siedzibę na obszarze wspólnoty. Przyjmując, skąd inąd wadliwe, założenie, że ochrona w systemie „jednolitym” była by tańsza, dyskusyjnym pozostaje fakt ułatwienia dostępu do ochrony na terytorium UE dla obcych podmiotów konkurencyjnych wobec rodzimej gospodarki?
• będące nie do przyjęcia z punktu widzenia obywatela RP ograniczanie jego wolności poprzez obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej prawa rodzące zarówno pozytywne jak i negatywne uprawnienia formułowane w językach obcych. Należy bowiem podkreślić, że stanowiący o monopolu na dane rozwiązanie patent jest istotną formą ograniczenia wolności gospodarczej Przedsiębiorców obejmującej ograniczenie swobody towarów do obrotu).
• ocenny charakter naruszenia patentu, która to okoliczność wiąże się między innymi z interpretacją i należytą wykładnią definiujących zakres monopolu zastrzeżeń patentowych oraz umiejętnością argumentowania własnego stanowiska przed Sądem. W świetle powyższego wywodu bezspornym jest fakt, że pozycja polskich podmiotów przy ocenie naruszenia będzie osłabiona.

Czy system jednolitej ochrony patentowej ma jakieś zalety?

W proponowanym obecnie kształcie system jednolitej ochrony jest bez wątpienia mniej korzystny dla polskich podmiotów od obecnie obowiązującego niemal pod każdym względem. Jak już omówiono powyżej na dziś dzień korzyści mogą odnieść przede wszystkim międzynarodowe konsorcja, dla których koszty ochrony faktycznie mogą ulec obniżeniu. Z punktu widzenia Polskiej gospodarki, a zwłaszcza małych i średnich Przedsiębiorstw oraz Instytucji Naukowych nie stanowi to jednak żadnej zalety.

Niektóre analizy przyjmują, że wbrew czarnym scenariuszom na jednolitej ochronie patentowej skorzystałyby choćby jednostki naukowe, które generują około 50 % wszystkich polskich patentów, ponieważ w końcu mogłyby czerpać finansowe korzyści z wypracowanych nowatorskich rozwiązań. Czy takie założenia mogą być podstawne?

Zarzut, że wszystkie jednostki naukowe dokonują zgłoszeń wyłącznie dla „punktów” przyznawanych przez Ministerstwo z pewnością nie jest uzasadniony. Faktem jest jednakże, iż zjawisko uzyskiwania przez takie jednostki patentów bez przeprowadzania ich dalszej komercjalizacji i uiszczania kolejnych opłat za ochronę jest dość powszechne. Tym samym trudno oczekiwać, żeby „jednolity” system patentowy miał w jakimkolwiek stopniu zmienić tę tendencję. Od kilku lat jednostki badawczo rozwojowe mogą i w coraz większym stopniu korzystają ze wsparcia budżetowego na dokonywanie zgłoszeń wynalazków i uzyskiwanie ochrony poza granicami RP. Wsparcie takie daje wiele programów takich jak  POIG i NCBiR. Przykładowo zgodnie z założeniami POIG 1.3.2 jednostki naukowe mogą uzyskać 100% finansowania na procedury uzyskiwania patentów. Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się wątpliwym, aby patent jednolity w jakikolwiek sposób poprawił ich sytuację?

Nie jest również tajemnicą, że wyniki badań naukowych jest niezwykle trudno komercjalizować zważywszy, iż w obecnym systemie zgłasza się je do ochrony w imieniu jednostek naukowo-badawczych, a następnie, w związku z bardzo skomplikowanymi procedurami uniemożliwiającymi wręcz ich sprzedaż, poszukuje się licencjobiorców. Zgodnie z powszechnym na zachodzie schematem potencjalny sukces zapewnia albo prowadzenie badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami we współpracy z przemysłem, albo też stworzenie warunków dla Twórców, które umożliwią im w prosty sposób prowadzenie odrębnej od pracy naukowej działalności gospodarczej, dzięki czemu możliwym staje się procesu komercjalizacji. Tymczasem silne nasycenie rynku europejskiego licznymi prawami wyłącznymi znacznie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności przez małe innowacyjne przedsiębiorstwa, które narażają się na zarzut naruszenia patentów zbliżonych do ich rozwiązań. Podczas, gdy postępowanie o naruszenie może doprowadzić do upadku nawet duże przedsiębiorstwa, nawet jeżeli do naruszenia nie dojdzie, los małych i średnich przedsiębiorstw jest w takiej sytuacji niemal przesądzony.

Załóżmy, że do naruszenia patentu dojdzie w państwie nieobjętym umową, zaś posiadacz patentu ma siedzibę w kraju członkowskim. Posiadacz ten będzie mógł dochodzić swoich praw przed Jednolitym Sądem Patentowym. Ten, kto ochronę naruszył, także będzie podlegał jurysdykcji tego organu. Czy w praktyce nie wydaje się to być dobrym rozwiązaniem?

Spróbujmy odwrócić to pytanie. Czy dobrze będzie jeżeli obywatel polski będzie mógł zostać pozwany przez obywatela Niemiec przed sąd znajdujący się w Monachium? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Liczba zgłoszeń i patentów z Niemiec przekracza stukrotnie liczbę zgłoszeń i patentów z Polski, toteż pytanie sformułowane w taki sposób nie najgorzej oddaje rzeczywistość.

Warto też zaznaczyć, że kompetencje jednolitego sądu obejmują unieważnianie patentów. W chwili obecnej obywatel RP może to zrobić w Urzędzie Patentowym RP przy Alei Niepodległości, w Warszawie. Jeżeli w Polsce nie będzie oddziału regionalnego „jednolitego” sądu (w tej chwili nic tego nie zapowiada), to w celu unieważnienia nieprawidłowo udzielonego patentu (co zdarza się dosyć często) patentu, który blokuje jego działalność w RP, obywatel RP będzie musiał działać za granicą.

Czym w Pani opinii będzie jednolity system ochrony patentowej? Motorem czy hamulcem polskiej innowacyjności? Zagrożeniem czy szansą dla przedsiębiorców?

Patent „jednolity” zwiększa ryzyko prowadzenia innowacyjnej działalności przez małe przedsiębiorstwa. Tymczasem to właśnie małe przedsiębiorstwa poszukujące niszy na rynku są motorem innowacyjności: Google, Apple, Microsoft zaczynały jako niewielkie „garażowe” firmy, które dzięki innowacyjności wybiły się i wyrosły. Patent jednolity może takim małym firmom zaszkodzić. A przez to zaszkodzi innowacyjności.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Tomasz Sznerch

Portal Biotechnologia.pl serdecznie dziękuje pani Agnieszce Żebrowskiej-Kucharczyk oraz panu Markowi Buremu za udzielenie obszernego wywiadu, a pani Karolinie Oświęcimskiej za pomoc w realizacji i koordynację pracy przy powstawaniu tekstu.

Kancelaria Patpol istnieje nieprzerwanie od 1966r. i jest jedną z nielicznych polskich kancelarii, wyspecjalizowanych w dziedzinie prawa własności intelektualnej o tak długiej tradycji świadczenia usług. Do 1992r., funkcjonując jako Zarząd Zespołów Rzeczników Patentowych przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, Patpol był doradcą firm i korporacji zagranicznych o zasięgu globalnym. W tym okresie zbudowana została marka Patpol, postrzegana na całym świecie, jako synonim profesjonalizmu, wiedzy i kompetencji. Pracownicy to zespół kilkudziesięciu rzeczników patentowych i prawników, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawa własności przemysłowej, władających biegle językami: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Specjaliści Patpolu są członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI), Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA), Europejskiego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (ECTA), Stowarzyszenia Europejskich Właścicieli Znaków Towarowych MARQUES, Międzynarodowej Federacji Rzeczników Patentowych (FICPI), Organizacji LES (The Licensing Executives Society International), ITMA (The Institute of Trade Mark Attorneys), ASIPI (Interamerican Association of Intellectual Property).